El caso de Humo Barriles, una empresa paisa que en pocos años pasó de fabricar sus productos en Colombia a exportarlos a varios mercados, tiene ecos del reciente problema que enfrentó Frisby en España, aunque jurídicamente no se trata de la misma situación.
Andrés González, su fundador y CEO, pasó de tener la idea de fabricar estos productos a construir una compañía que, apenas cuatro años después, factura más de US$10 millones anuales en Colombia, exporta a siete mercados —entre ellos México, Ecuador, Chile y la Unión Europea— y genera más de 300 empleos entre directos e indirectos.
Precisamente, Estados Unidos era uno de los mercados en los que González tenía puesta la mira. Allí ya había trabajado con un distribuidor, pero su intención era dejar de depender de terceros y establecer una operación propia.
El problema apareció cuando decidió avanzar formalmente con el registro de la marca.
“Yo arranqué a hacer el proceso en diciembre de 2024, hace casi dos años. Me relajé y, a los cuatro meses máximo, me dijeron: ‘Andrés, ya está en proceso de registro con otra gente’”, contó González a EL COLOMBIANO.
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Según su relato, una persona de la agencia de aduanas que lo acompañaba en el proceso de internacionalización decidió verificar el estado de la marca. La respuesta encendió las alarmas: una empresa que él identifica como propiedad de dos colombianos residentes en Florida ya había solicitado el registro de signos distintivos relacionados con Humo Barriles.
González asegura que la solicitud apareció después de que él hubiera iniciado su propio trámite y que, al investigar a los solicitantes, recibió información de abogados conocidos sobre otros casos de empresas colombianas que, según ellos, estarían en una situación similar.
El empresario no quiso revelar públicamente los nombres de los involucrados. Tampoco afirma que exista una decisión judicial que determine que esas personas cometieron un delito. Su denuncia es que se trataría de una práctica sistemática para identificar marcas colombianas con posibilidades de entrar al mercado estadounidense, registrarlas allí y posteriormente cobrar por su cesión.
“Ellos se dedican a registrar marcas colombianas para robar”, afirmó González, quien compara lo ocurrido con Humo Barriles con lo que recientemente enfrentó Frisby en España.
Según el empresario, la expectativa de quienes estarían detrás de estas operaciones sería cobrar posteriormente a los verdaderos titulares por recuperar sus marcas. González habla de solicitudes que podrían llegar a US$30.000, US$40.000 o US$50.000, aunque esos montos corresponden a su relato y no a una tarifa acreditada de los titulares de la solicitud que afecta a Humo Barriles.
“Yo prefiero darme la pelea y perder lo que sea con los abogados de allá, pero no les daría ni 50 pesos”, sostuvo.
Un pleito que ya le cuesta hasta US$20.000
El problema no fue únicamente registral. Según González, mientras avanzaba el proceso jurídico tuvo que mantener silencio para no afectar la estrategia de sus abogados ni advertir a la contraparte sobre las actuaciones que estaba adelantando.
Eso también significó frenar su operación comercial. La compañía tenía proyectado enviar aproximadamente dos contenedores mensuales a Estados Unidos, con un valor cercano a US$140.000 cada uno. Con esa referencia, González calcula que la operación habría podido representar alrededor de US$3 millones anuales en ventas.
“Yo duré más de un año sin poder ingresar ni un tornillo”, relató.
El empresario estima que ya ha invertido entre US$15.000 y US$20.000 en abogados estadounidenses para defender la marca. El proceso, asegura, está en una etapa final en la que Humo Barriles debe demostrar que efectivamente está utilizando comercialmente la marca en ese mercado.
Para González, el costo no es solo el dinero de los abogados. También está el proyecto que tenía para una compañía fabricada en Colombia que pudiera conquistar consumidores estadounidenses.
“Yo lo que quiero es que a través de lo que me pasó a mí no le pase a la gente”, dijo.
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El problema: una marca colombiana no protege automáticamente en EE. UU.
La explicación jurídica ayuda a entender por qué una empresa que tiene una marca consolidada en Colombia puede enfrentar un escenario completamente distinto cuando cruza la frontera.
Laura Quevedo, abogada de Centro Jurídico Internacional, explica que en materia marcaria opera el principio de territorialidad. El registro concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) protege la marca dentro de Colombia, pero esa protección no se extiende automáticamente a otros países.
Por eso, una compañía que planea exportar no debería esperar a llegar al nuevo mercado para proteger su nombre.
“Si una empresa colombiana desea extender su actividad económica en Estados Unidos o en otro país, para que la misma pueda protegerse ante terceros, se recomienda que, antes de exportar, realice el respectivo registro marcario en el país donde iniciará sus operaciones”, explicó Quevedo.
¿Qué debe hacer una empresa colombiana?
La abogada señala que Colombia cuenta con el Protocolo de Madrid, mecanismo que permite solicitar la protección internacional de una marca, incluida su extensión a Estados Unidos, aunque la gestión debe hacerse oportunamente.
El escenario también depende del estado en que se encuentre la solicitud. Si un tercero todavía está tramitando la marca, el titular puede presentar oposiciones y aportar la documentación que demuestre sus derechos. Si el registro ya fue concedido, existen mecanismos para solicitar su cancelación y alegar, entre otros argumentos, una eventual actuación de mala fe.
Quevedo identifica además el término trademark squatting, utilizado para describir la práctica de registrar de mala fe una marca que otra persona ya utiliza en otro territorio, con el propósito de bloquear su entrada o buscar posteriormente una compensación por la cesión.
La experta también recuerda que existe el principio de independencia de los registros marcarios, contemplado dentro del marco internacional de propiedad industrial. En otras palabras, que una marca esté protegida en un país no significa que lo esté automáticamente en los demás.
Para las empresas colombianas existe además el Sistema de Madrid, que permite solicitar protección internacional de una marca y designar los países donde se busca obtenerla. Entre ellos está Estados Unidos.
La recomendación, según Quevedo, es adelantar estos trámites antes de comenzar la expansión internacional, especialmente cuando una compañía ya tiene planes de exportación, distribución o apertura de operaciones.
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La abogada explica que la situación cambia dependiendo de si la solicitud presentada por el tercero sigue en trámite o si ya fue concedida.
Si todavía está pendiente, el titular puede presentar una oposición y aportar documentos que permitan sustentar sus derechos e intereses sobre la marca. Si el registro ya fue concedido, existen mecanismos para solicitar su cancelación, dependiendo de las circunstancias y de los argumentos jurídicos que puedan demostrarse, entre ellos eventuales actuaciones de mala fe.
En el caso de Humo Barriles, González asegura que haber descubierto el trámite a tiempo fue determinante, porque la solicitud de los terceros todavía no habría culminado en una concesión definitiva.
Quevedo identifica este tipo de situaciones bajo el concepto de trademark squatting, una práctica en la que terceros solicitan o registran marcas que pertenecen a empresas o personas en otro país, aprovechando que estas todavía no han obtenido protección en ese territorio.
El objetivo puede ser bloquear la entrada del verdadero titular al mercado o posteriormente buscar que este pague por recuperar o adquirir los derechos sobre su propia marca.
La abogada señala que estas prácticas son “bastante frecuentes y comunes”, por lo que considera que las empresas que están internacionalizando sus negocios deberían incluir la protección marcaria dentro de la planeación de sus exportaciones y no dejarla para después.
El episodio también deja una diferencia importante frente al caso Frisby. Aunque ambos asuntos muestran los riesgos de no contar con una protección adecuada de la marca en mercados internacionales, las circunstancias jurídicas son distintas y no se pueden equiparar como si se tratara del mismo conflicto.
Para Humo Barriles, el problema ya significó abogados, tiempo y un mercado prácticamente congelado durante más de un año.
González espera que el caso sirva para que otros empresarios revisen algo que puede parecer secundario cuando están concentrados en producir, vender y exportar: que la marca que construyeron en Colombia también esté protegida en los países donde quieren hacer negocios.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Qué pasó con la marca de Humo Barriles en Estados Unidos?
- Según su fundador, Andrés González, mientras la empresa adelantaba el proceso para registrar su marca en Estados Unidos, descubrió que terceros habían presentado una solicitud para registrar el nombre y el logo de Humo Barriles en ese país.
- ¿Quién habría registrado la marca de Humo Barriles en Estados Unidos?
- González asegura que detrás de la solicitud estarían dos colombianos residentes en Florida. Esta afirmación corresponde a su denuncia y forma parte del proceso jurídico que adelanta la empresa.
- ¿Cuánto dinero habría perdido Humo Barriles por el problema?
- La empresa calcula que el mercado estadounidense podía representar cerca de US$3 millones anuales. Además, González estima que ha tenido que pagar entre US$15.000 y US$20.000 en abogados.
